안녕하세요!

지난 칼럼에서는 상표와 상호가 어떻게 다른지에 대해서 알아보았습니다. 지난 칼럼에 이어 이번 칼럼에서도 계속해서 상표와 상호의 이야기를 좀 더 다뤄보고자 합니다.

상표법에서 “상호”를 언급하고 있는 조문이 2개가 있는데요, 그 2개는 아래와 같습니다.

1. 상표법 제90조 제1항 제1호
   상표권은 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 그 효력이 미치지 아니한다.
   
   
2. 상표법 제99조 제2항
   자기의 성명ㆍ상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하는 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.

위 조문 중에서 이번 칼럼에서 알아보고자 하는 조문은 상표권의 효력제한 범위를 설명한 제90조 제1항 제1호입니다.

상표법에는 상표권의 효력이 미치지 않는 범위 즉, 상표권의 효력제한 범위를 상표법 제90조 제1항 제1호부터 제5호까지, 총 5가지의 경우에 대하여 설명하고 있으며, 그 중 제1호가 바로 위에서 소개한 제90조 제1항 제1호입니다.

상표법 제90조 제1항 제1호의 조문을 다시 한번 살펴보자면, “상표권은 자기의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장 또는 저명한 아호ㆍ예명ㆍ필명과 이들의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에는 그 효력이 미치지 아니한다.”라고 되어있습니다. 

혹시 해당 조문에서 명확한 기준이 필요한 문구 즉, 본 호의 적용여부를 판단하는 가장 중점이 될 만한 문구가 무엇인지 찾으셨나요?

바로 "상거래 관행에 따라 사용하는" 입니다!

도대체 상거래 관행에 따라 사용한다는 것은 무엇일까요?

사실 상표법 제90조 제1항 제1호는 2016년 상표법이 전부 개정되기 이전에는 "상거래 관행에 따라 사용하는"이 아닌 "보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표"라고 되어 있었으며, 이에 대해 대법원은 "‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시 한다’는 것은 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반수요자가 표장을 보고 상호를 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 하므로, 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 이외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지를 판단해야 한다."고 하며 다소 엄격한 기준으로 판단하였습니다.

다만, 상표법이 개정된 이후 대법원에서 "상거래 관행에 따라 사용"에 대한 정확한 의미를 설시한 적은 아직 없으나, 으레 개정 전 법인 '보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우'보다는 덜 엄격한 기준이지 않을까라고 추측하고 있습니다. 그러나 최근 특허심판원에서는 "상표의 등록은 타인의 등록상표와의 유사여부를 검토하는 등의 엄격한 절차를 거쳐 등록되고 등록되면 전국적으로 독점적 사용권이 부여되나, 상호의 등기절차는 그 엄격성이 상표권 심사에 미치지 못하고 유사상호의 등기가 금지되는 지역도 일정지역으로 한정되는데, 이와 같이 엄격한 절차를 거쳐 등록된 상표의 존재에도 불구하고 그 상표와 동일·유사한 상호를 용이하게 등기하고 그 상호에 도형이나 글자체를 로고화하여 결합한 사용태양이 일반적으로 허용된다면 등록상표권의 효력을 부당하게 잠탈하는 결과가 될 수 있고, 현행 상표법 제99조 제2항에서는 부정경쟁의 목적이 없이 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 상표로 선사용하는 자는 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가지는 것으로 규정하고 있어, 자기의 상호를 ‘상거래 관행에 따라 사용’한다는 것은 필요 최소한의 범위로 제한할 필요가 있다(특허심판원 2019. 10. 31.자 2018당3691 심결)."고 판시한 바 있습니다.

그러나 위 판단기준을 설시한 특허심판원의 판례 외 상표법 제90조 제1항 제1호를 판단한 특허심판원, 특허법원 및 대법원의 사례들을 살펴보면 대체적으로 구법인 '보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표'보다는 다소 완화된 기준으로 판단하고 있는 것으로 보입니다.

구체적으로는 아래 사례들을 살펴보시기 바랍니다!

["상거래 관행에 따라 사용"하고 있음을 인정한 사례]

["상거래 관행에 따라 사용"하고 있음을 부정한 사례]

위의 예들을 종합해 보면, 상호를 있는 그대로 사용하는 것이 아닌 1) 도형을 결합하면서 독특한 서체로 글자를 표현한 경우, 2) 상호와는 다른 언어의 문자로 변경한 글자를 결합한 경우 등에 대해서는 "상거래 관행에 따라 사용"을 부정하는 경향이 있는 것으로 보입니다.

결국, 상호 등기만으로는 나의 상표, 나의 브랜드로서 인정받고 보호받기에는 불안정하다는 점! 한 번 더 강조 드리면서 이번 칼럼을 마무리하도록 하겠습니다 :)