SW/ICT 분야
청구항은 어떻게 작성해야 하는가? (2)
특허법 제2조는 특허법에서 사용하는 용어를 정의하는데, "실시"를 다음과 같이 정의하고 있습니다.
가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
또한, 특허법 제94조는 특허권의 효력으로서, 특허권자가 업으로서 특허발명의 실시를 독점할 수 있다고 하기 때문에 실시의 개념을 청구항 작성 시부터 고려할 필요가 있습니다.
SW/ICT 분야의 대표적인 네 가지의 케이스가 아래에서 소개됩니다.
예를 들어, 서버에서 수행되는 동작을 한정하는 방식으로 물건 청구항을 작성할 수 있고, 해당 동작을 한정하는 방식으로 방법 청구항을 작성할 수 있을 것입니다. 또한, 단말에서 수행되는 동작을 한정하는 방식으로 물건 청구항을 작성할 수 있고, 해당 동작을 한정하는 방식으로 방법 청구항을 작성할 수도 있을 것입니다.
* 서버와 단말 각각이 주체가 되는 청구항 작성 방식에 대해서는 이전 칼럼을 참고해 주세요.
서버에서 수행되는 동작을 물건 청구항으로 작성할 경우 어떠한 대상에게 그 실시를 금지시킬 수 있을까요?
1. 서버 운영사(서비스 제공자)
2. 서버 제조사(하드웨어 벤더)
3. 소프트웨어 개발사(프로그램만 공급)
4. 호스팅/IaaS 제공자(AWS류 인프라만 제공)
서버에서 수행되는 동작을 방법 청구항으로 작성할 경우에도 위에 정리된 내용과 크게 다르지 않습니다.
*방법 청구항으로 작성할 경우, 서버 제조사의 케이스 2의 사례는 직접침해가 아니라 간접침해 주장이 가능
구체적으로, 분쟁 사건에서는 주로 서비스 운영사와 경쟁 관계에 놓인 경우가 많으므로, 서버에서 수행되는 동작을 물건 청구항으로 작성하여도, 방법 청구항으로 작성하여도 그 차이가 크지 않을 것입니다.
다만, 서버는 경쟁사의 내부에 위치하여 특허발명의 동작을 실제로 수행하는지, 외부에서 판단이 어려운 문제가 있습니다. 침해의 입증 주체는 특허권자이기 때문에 이러한 문제를 고려할 필요가 있습니다.
다음 칼럼에서는 단말에서 수행되는 동작을 물건 청구항으로 또는 방법 청구항으로 작성하였을 때, 어떠한 대상에게 그 실시를 금지시킬 수 있는지 확인해 보면서, 서버를 기준으로 작성하였을 때의 장단점과 비교해 보겠습니다.
위 사례를 살펴 보면, 동일한 기술적 내용을 청구항에 다르게 표현하였을 뿐인데, 그 특허의 활용도가 달라질 수 있습니다. 따라서, 가급적 단일 주체로 작성된 청구항을 지향해야 할 것입니다.
레이블 특허법률사무소에서는, 고객의 기술을 출원의 준비 단계에서부터 효과적으로 보호할 수 있는 맞춤형 전략을 제공해 드립니다.
SW/ICT 분야
청구항은 어떻게 작성해야 하는가? (2)
특허법 제2조는 특허법에서 사용하는 용어를 정의하는데, "실시"를 다음과 같이 정의하고 있습니다.
가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
또한, 특허법 제94조는 특허권의 효력으로서, 특허권자가 업으로서 특허발명의 실시를 독점할 수 있다고 하기 때문에 실시의 개념을 청구항 작성 시부터 고려할 필요가 있습니다.
SW/ICT 분야의 대표적인 네 가지의 케이스가 아래에서 소개됩니다.
예를 들어, 서버에서 수행되는 동작을 한정하는 방식으로 물건 청구항을 작성할 수 있고, 해당 동작을 한정하는 방식으로 방법 청구항을 작성할 수 있을 것입니다. 또한, 단말에서 수행되는 동작을 한정하는 방식으로 물건 청구항을 작성할 수 있고, 해당 동작을 한정하는 방식으로 방법 청구항을 작성할 수도 있을 것입니다.
* 서버와 단말 각각이 주체가 되는 청구항 작성 방식에 대해서는 이전 칼럼을 참고해 주세요.
서버에서 수행되는 동작을 물건 청구항으로 작성할 경우 어떠한 대상에게 그 실시를 금지시킬 수 있을까요?
1. 서버 운영사(서비스 제공자)
행위
서버를 구성(하드웨어+프로그램 설치) → 생산에 해당 가능
그 서버로 서비스를 제공 → 사용에 해당
실질적으로 청구항의 모든 구성을 만족하는 서버를 “준비하고 지배·운영”하는 주체라서, 가장 강하게 직접침해 주장 가능한 상대임
2. 서버 제조사(하드웨어 벤더)
케이스 1: 범용 서버만 납품
서버 자체는 어디에나 쓸 수 있고, 청구항의 핵심 구성(특정 프로그램/설정)이 없음
보통은 청구항 구성을 충족하지 않으므로 직접침해 주장 불가능, 간접침해도 “그 발명을 실시하는 데에만 사용하는 물건(전용물건)” 요건을 충족하기 어려움
케이스 2: 특허발명 기능이 구현된 상태로 커스터마이징·프리로드해서 납품
이 경우엔, 납품 시점에 이미 청구항 구성이 갖춰져 있으므로 생산·양도 행위로 직접침해 주장 가능
3. 소프트웨어 개발사(프로그램만 공급)
서버에 올리는 프로그램만 따로 납품
통상:
프로그램이 사실상 그 특허발명 서버 구현에만 쓰이는 전용 프로그램이면 → 간접침해 주장 가능
단, 프로그램을 물건으로 볼 수 있는지에 대한 문제가 있음
범용 라이브러리나 일반 솔루션이면 → 전용물건 아님 → 간접침해 성립 어려움
4. 호스팅/IaaS 제공자(AWS류 인프라만 제공)
고객이 올린 소프트웨어, 서비스 내용에 관여하지 않고, 단순히 컴퓨팅 자원만 빌려주는 경우:
통상 직접침해·간접침해 모두 주장하기 어려움
서버에서 수행되는 동작을 방법 청구항으로 작성할 경우에도 위에 정리된 내용과 크게 다르지 않습니다.
*방법 청구항으로 작성할 경우, 서버 제조사의 케이스 2의 사례는 직접침해가 아니라 간접침해 주장이 가능
구체적으로, 분쟁 사건에서는 주로 서비스 운영사와 경쟁 관계에 놓인 경우가 많으므로, 서버에서 수행되는 동작을 물건 청구항으로 작성하여도, 방법 청구항으로 작성하여도 그 차이가 크지 않을 것입니다.
다만, 서버는 경쟁사의 내부에 위치하여 특허발명의 동작을 실제로 수행하는지, 외부에서 판단이 어려운 문제가 있습니다. 침해의 입증 주체는 특허권자이기 때문에 이러한 문제를 고려할 필요가 있습니다.
다음 칼럼에서는 단말에서 수행되는 동작을 물건 청구항으로 또는 방법 청구항으로 작성하였을 때, 어떠한 대상에게 그 실시를 금지시킬 수 있는지 확인해 보면서, 서버를 기준으로 작성하였을 때의 장단점과 비교해 보겠습니다.
위 사례를 살펴 보면, 동일한 기술적 내용을 청구항에 다르게 표현하였을 뿐인데, 그 특허의 활용도가 달라질 수 있습니다. 따라서, 가급적 단일 주체로 작성된 청구항을 지향해야 할 것입니다.
레이블 특허법률사무소에서는, 고객의 기술을 출원의 준비 단계에서부터 효과적으로 보호할 수 있는 맞춤형 전략을 제공해 드립니다.